En application de l’article 7 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (remplacé depuis par le Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017), une marque peut être refusée à l’enregistrement notamment pour absence de « distinctivité », pour caractère descriptif, trompeur ou encore contrariété à l’ordre public ; c’est sur le premier de ces critères que l’enregistrement européen de la marque Adidas vient d’être annulé à la demande de la société belge Shoe Branding Europe BVBA, par arrêt du Tribunal de l’Union Européenne rendu le 19 juin 2018.

La marque consistant « en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction » a ainsi été jugée intrinsèquement non distinctive (1), mais la discussion portait en outre et surtout sur la possible acquisition par l’usage dudit caractère distinctif, tel qu’invoqué par la société Adidas (2).

1. Absence de caractère distinctif intrinsèque

Rappelons tout d’abord, à l’instar du jugement, que le caractère distinctif d’une marque signifie « qu’elle est apte à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises » (point 19).

Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en référence à la perception qu’en a le public concerné (CJCE du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C 108/97 et C 109/97).

En l’espèce, le public pertinent retenu (à savoir tant le grand public que le public spécialisé) n’est pas censé, selon l’arrêt rendu, distinguer « les vêtements, les chaussures et la chapellerie » de la société Adidas simplement par référence aux trois bandes telles que déposées, dépourvues de caractère distinctif intrinsèque.

Ce premier point ne faisait au demeurant pas l’objet de réelles contestations de la part du déposant, qui concentrait plus spécifiquement son argumentation sur l’acquisition, par l’usage, dudit caractère distinctif.

2. Insuffisance de l’usage sur l’ensemble du territoire

En application des articles 7.3 et 52.2 du Règlement 207/2009, l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’une marque n’entraîne pas sa nullité si cette dernière a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

Toute la difficulté est alors de déterminer si cet usage est bien conforme au signe déposé, à défaut de quoi le titulaire ne pourra pas s’en prévaloir pour faire échapper son enregistrement à la nullité ; c’est ce que rappelle le Tribunal en introduction de ce motif, précisant « qu’il convient, au préalable, de définir la notion d’usage de la marque » (point 49), laquelle doit être interprétée comme renvoyant à une forme identique à l’enregistrement ou à des formes qui n’en diffèrent que « par des variations négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme globalement équivalentes à ladite forme » (point 62).

En l’espèce deux écueils ont empêché la société Adidas de se prévaloir d’un tel usage :
– tout d’abord le Tribunal a refusé de tenir compte des « variantes » s’éloignant trop du signe déposé, telles que les inversions de couleurs (bandes blanches sur fond noir) ou les déclinaisons de dimensions (bandes « inclinées selon un angle qui différait de celui caractérisant la marque en cause sous sa forme enregistrée »),
– ensuite, ne retenant que les exemples considéré comme conformes au dépôt en termes de couleur et de dimension, la juridiction a estimé que l’usage invoqué n’était établi que pour quelques pays du territoire européen, de manière consécutivement insuffisante dès lors que cette preuve doit être rapportée pour l’ensemble du territoire.

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Ce jugement du Tribunal de l’Union Européenne constitue donc un important revers judiciaire pour la société Adidas, qui dispose encore d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ; précisons également, pour conclure sur la portée de cette décision, qu’elle n’affecte toutefois pas les enregistrements nationaux des pays pour lesquels l’usage s’avère conforme aux dépôts, le système européen des marques demeurant autonome et indépendant des systèmes nationaux.

Julie Gringore
Juin 2019